×
г.Новосибирск

Использование товарного знака внутри группы лиц

01.09.2022

Использование товарного знака внутри группы лиц и незарегистрированный лицензионный договор. Что делать, если бывший партнер стал конкурентом.

Многие компании осуществляют предпринимательскую деятельность, объединяясь в группу лиц или холдинг, взаимосвязанные через участие в органах управления, используют общую клиентскую базу и активы. Это действительно эффективный способ ведения бизнеса. Но иногда у компаний-партнеров может возникнуть конфликт, который ведет к необходимости обособления. И в этом случае нередко встает вопрос о разделении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Фабула дела:

Компания ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ», генеральный директор которой является участником ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ ПРОФ» с долей 49%, и ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ ПРОФ» осуществляли совместную деятельность в сфере медицинских услуг и косметологии. В работе обе организации использовали знак обслуживания «TELO'S BEAUTY», права на который принадлежат ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ». Последнее также является обладателем исключительных прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование «ТЕЛОС БЬЮТИ». Между компаниями был заключен договор лицензирования о совместном использовании товарного знака. Но в Роспатенте это соглашение зарегистрировано не было. Через два года после подписания лицензионного договора ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ ПРОФ» решило вести самостоятельную коммерческую деятельность в той же сфере независимо от ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ». Увидев в этом недобросовестную конкуренцию, ООО «ТЕЛОС БЬЮТИ» обратилось с иском о прекращении использования бывшим партнером фирменного наименования, знака индивидуализации, доменного имени. Истец также потребовал от ответчика уничтожения всей продукции, этикеток, упаковки, маркированных своей торговой маркой, и выплаты компенсации в размере 7,2 млн. рублей. Суд первой инстанции требования удовлетворил частично, снизив сумму компенсации до 1 млн. рублей. Вышестоящие инстанции это решение отменили, признав исковые требования необоснованными.

Судебный акт: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2022 № С01-1177/2022 по делу № А40-110615/2021

Выводы суда:

1.Вне зависимости от факта регистрации договора лицензирования, его наличие свидетельствует о выраженном волеизъявлении истца на разрешение использования ответчиком знака обслуживания.
2. Стороны являются аффилированными друг к другу посредством участия генерального директора истца в компании ответчика, и в течение длительного времени осуществляли общую деятельность, совместно используя интеллектуальную собственность. На протяжении совместной работы истец не заявлял о том, что он против такого использования. Исходя из изложенного, суд презюмировал согласие истца и с использованием ответчиком сходного фирменного наименования.
3. Поскольку действия истца до начала ответчиком самостоятельной деятельности оценены как одобрение использования знака индивидуализации и фирменного наименования ответчиком, его обращение с иском следует считать злоупотреблением правом.

Комментарий:

1. Исходя из статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак подразумевает, что никто не вправе использовать его без разрешения правообладателя. В соответствии со статьями 1232 и 1235 ГК РФ предоставление права пользования знаком индивидуализации осуществляется посредством лицензионного договора, который подлежит регистрации уполномоченным органом.
2. В данном деле суд установил приоритет содержания разрешительного документа над его формой. В судебных актах было констатировано, что даже при отклонении от требований закона к оформлению лицензионного договора, волеизъявление правообладателя достаточно очевидно.
3. В качестве весомого аргумента выступила длительная партнерская работа компаний и их связанность.
4. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, не стоит пренебрегать официальной регистрацией передачи своих исключительных прав даже внутри группы лиц. В случае конфликта интересов, расторжение такого договора и прекращение прав третьего лица также будет зафиксировано в Роспатенте. После этого любое использование вашего товарного знака бывшим лицензиатом будет однозначно признано нарушением.  

У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности);  Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом)Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.

Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Субсидиарная ответственность и общество с безграничной ответственностью» можно посмотреть по ссылке.


Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2020 году отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из региональных компаний по всей России в данных номинациях.


В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.  

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Марина Сорокина


p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:

1) Выдача подотчета директору – взыскание убытков

2) Срок оплаты векселя – предъявление векселя к оплате

3) Допрос в налоговой проверке – протокол допроса налогоплательщика

4) Защита директора от субсидиарной ответственности

5) Выплаты иностранным организациям – фактический получатель дохода

6) Правомерны ли действия директора – взыскание убытков

7) Дефекты формы векселя – требование по векселю

8) Налог на имущество организаций – коды льгот

9) Признание ценных бумаг бесхозяйными – ст. 225 ГК РФ

10) Изменение концессионного соглашения – доказательства убыточности тарифов