×
г.Новосибирск

Защита права на товарный знак при последовательной цепочке нарушений

02.05.2023

Защита права на товарный знак при последовательной цепочке нарушений.

Правообладатели иногда сталкиваются с ситуацией, когда их нематериальные активы, например, зарегистрированную торговую марку, используют неправомерно. В некоторых случаях в такой противоправной деятельности могут участвовать несколько лиц – производитель подделки, оптовый продавец, розничные дилеры. Это называется последовательным правонарушением. В данном деле суды пытались найти баланс между защитой прав на объект интеллектуальной собственности и принципом справедливой ответственности.

Фабула дела:

ООО «Курортмедсервис» владеет исключительными правами на товарный знак (ТЗ) «Баю-бай» в виде двух изображений, зарегистрированных для медицинских препаратов. Общество обнаружило, что на сайте некой интернет-аптеки ООО «Годовалов» (администратор сайта) предлагаются БАД с аналогичным названием. Непосредственный выкуп заказанных БАД происходит в различных аптечных пунктах сети ООО «Аптека от склада» (ООО «Аптека от склада-Урал», ООО «Аптека от склада-Запад» и т.д.). Производит спорный продукт ООО «Йодные технологии и маркетинг» (ООО «ЙТМ»), оно же является оптовым продавцом. Правообладатель подал несколько отдельных исков. Самые крупные требования были заявлены по делу № А40-368/2018. Истец взыскивал с ООО «ЙТМ» компенсацию за нарушение права на ТЗ в размере 35 млн. рублей. Было присуждено 20 млн рублей.

Всего правообладатель инициировал шесть судебных разбирательств, помимо производителя, - с каждым розничным продавцом спорных БАД. По мнению истца, они являются последовательными после ООО «ЙТМ» нарушителями его прав на ТЗ. По трем делам требования удовлетворены (взыскано порядка 2 млн. рублей в каждом процессе), по двум производство прекращено. В рассматриваемом ниже процессе ООО «Курортмедсервис» в качестве солидарных ответчиков выбрал ООО «Годовалов» и ООО «Аптека от склада-Урал». Сумма исковых требований – 4 млн. рублей.

Суды двух инстанций иск удовлетворили. Они приняли во внимание установленные в других судебных делах факты, в частности, подтвержденное событие правонарушения. Кассация направила дело на пересмотр, по результатам которого производство прекратили. Истец обжаловал это решение в Верховный Суд РФ, который решил, что дело следует рассмотреть еще раз.

Судебный акт: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.01.2023 № 305-ЭС21-16294 по делу № А40-263652/2019

Выводы суда:

1. Обладатель исключительных прав вправе потребовать компенсацию у лица, виновного в незаконном использовании объекта этих прав. При этом факт правонарушения должен быть доказан, а размер причиненных убытков доказывать необязательно.

2. Сумма компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, с учетом обстоятельств дела, а также требований разумности и справедливости.

3. Пленум ВС РФ в постановлении от 23.04.2019 № 10 разъяснил, что указанная компенсация применяется в виде меры ответственности за нарушение, характеризуемое единством намерений виновника. Это означает, что даже если спорные товары были изготовлены/выпущены в оборот партией/тиражом/серией, это должно рассматриваться как одно правонарушение. «Дробление» требований компенсации за каждый отдельный контрафактный товар недопустимо.

4. Однако в том же постановлении Пленума ВС РФ указано, что в случае последовательных нарушений исключительного права различными лицами, они все несут самостоятельную ответственность.

5. Установив наличие вступивших в законную силу судебных актов, по которым истец уже получил компенсацию, суд апелляционной инстанции прекратил производство по делу. Основанием для всех исков была одна и та же партия БАД, правовая оценка этому нарушению уже дана. Удовлетворение еще и текущих требований правообладателя приведет к его неосновательному обогащению и пересмотру ранее вынесенных судебных актов.

6. Прекращая производство по делу, суд исходил из принципа недопустимости рассмотрения одного и того же дела неоднократно. Однако, при прекращении дела по такому основанию, суды должны установить полное тождество рассматриваемого и завершенного дела. При этом совпадать должны все элементы иска – предмет и основание, а также субъектный состав.

7. Процесс, на который сослался суд, прекращая производство – это дело № А40-275159/2019. По нему тот же истец заявлял аналогичные требования, основанные на той же партии контрафактного товара. Однако ответчиками в этом деле солидарно выступали ООО «Головалов» и ООО «Аптека от Склада-Запад». Тогда как в рассматриваемом деле ответчики - ООО «Головалов» и ООО «Аптека от склада-Урал». Последнее является другим юридическим лицом, хотя и также входит в сеть ООО «Аптека от Склада».

8. Таким образом, рассматриваемое дело отличается от дела № А40-275159/2019 по субъектному составу. Его нельзя считать тождественным. Оснований для прекращения производства по делу на основании ст.150 АПК РФ вступившее в силу решение по делу А40-275159/2019 не дает.

9. В связи с некорректным применением процессуальной нормы Верховный Суд РФ считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Комментарий:

1. Направляя дело на новое рассмотрение, ВС РФ призвал суд обратить внимание на недопустимость злоупотребления правом со стороны истца.

2. Так, высшая инстанция отметила, что первоначально правообладатель просудил компенсацию с производителя спорных БАД. После чего начал подавать иски, привлекая к солидарной ответственности ООО «Головалов» в комбинации с различными аптеками сети ООО «Аптека от Склада». Получается, что ООО «Головалов» подвергается многократным взысканиям за одно и то же нарушение.

3. Надо отметить, что в действиях истца действительно прослеживаются некоторые признаки избыточной защиты своих прав. На Западе для подобных правообладателей даже существует специальный термин «патентный тролль».

4. В нескольких делах этот истец после направления на пересмотр менял требования, существенно увеличивая размер компенсации. Например, с 2 млн. рублей до 17, с 4 – до 15.

5. В данном деле тоже имело место подобное уточнение. При этом апелляция, получив от кассации дело на пересмотр, изменение предмета иска приняла. И это также стало основанием для отмены ее постановления ВС РФ. Последний обратил внимание, что на уровне второй инстанции изменение требований недопустимо.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал.

У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности)Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом)Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.

Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Взыскание упущенной выгоды» можно посмотреть по ссылке.


Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2020 году отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из региональных компаний по всей России в данных номинациях. 


В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.  

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Давид Гликштейн, менеджер.  Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу.


p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:

1) Выдача подотчета директору – взыскание убытков

2) Срок оплаты векселя – предъявление векселя к оплате

3) Допрос в налоговой проверке – протокол допроса налогоплательщика

4) Защита директора от субсидиарной ответственности

5) Выплаты иностранным организациям – фактический получатель дохода

6) Правомерны ли действия директора – взыскание убытков

7) Дефекты формы векселя – требование по векселю

8) Налог на имущество организаций – коды льгот

9) Признание ценных бумаг бесхозяйными – ст. 225 ГК РФ

10) Изменение концессионного соглашения – доказательства убыточности тарифов