Верховный суд разъяснил порядок защиты прав иностранного правообладателя из недружественного государства

Компенсация за нарушение интеллектуальных прав - это денежное возмещение, взыскиваемое с нарушителя без доказательства реального ущерба (ст. 1301, 1311, 1515 ГК РФ). По состоянию на июнь 2025 года правоприменение осложнено действием президентского указа № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями», который ввёл ограничения для правообладателей из «недружественных» государств. Экономколлегия Верховного суда РФ в деле № А40-218859/2024 разъяснила: добросовестная иностранная компания из недружественной страны не лишается права на защиту интеллектуальной собственности автоматически - суд обязан исследовать наличие умысла на обход закона.

Правообладатели из ЕС, Германии, США и других недружественных юрисдикций, чьи товарные знаки используются на российских маркетплейсах и в торговом обороте, оказались в правовой неопределённости. Нижестоящие арбитражные суды массово отказывали в защите, квалифицируя любое требование иностранного правообладателя как действие в обход закона. Позиция ВС РФ меняет этот подход: недобросовестность не презюмируется, а доказывается в каждом конкретном деле.

Что изменил указ № 322 в защите интеллектуальных прав иностранцев

Указ Президента РФ № 322 установил временный порядок, по которому определённые правообладатели из недружественных государств не могут взыскивать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в стандартном порядке. Ограничения применяются к лицам, подпадающим под подп. «в» п. 17 указа, - то есть к тем, кто фактически прекратил деятельность в России, заморозил выплаты, ввёл санкционные меры. С октября 2022 года по середину 2025 года нижестоящие суды применяли эти нормы расширительно.

9-й Арбитражный апелляционный суд в деле немецкой компании «Вайс Хеми + Техник» пошёл дальше: суд отказал в иске только потому, что первоначальный правообладатель был зарегистрирован в Германии - стране из «недружественного» перечня. Суд не исследовал, соблюдала ли компания требования указа № 322, не нарушила ли она обязательства перед российскими контрагентами, фактически приравняв само гражданство к умыслу обхода закона. Кассация это решение поддержала.

Верховный суд с таким подходом не согласился. ВС указал: ограничения указа № 322 действуют только в отношении недобросовестных правообладателей, а не всех иностранных лиц из недружественных стран. Суды обязаны устанавливать реальный умысел на обход требований - недобросовестность не следует из юрисдикции регистрации компании.

Для российского бизнеса, использующего иностранные товарные знаки, это означает повышение правового риска: автоматическая защита со ссылкой на «недружественность» правообладателя перестаёт работать. Дело направлено на пересмотр в апелляцию.

Как цессия права на компенсацию влияет на защиту товарного знака?

Право требования компенсации за нарушение исключительных прав может быть передано по договору цессии (ст. 388 ГК РФ). Это прямо подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам: уступка требования о компенсации допустима, поскольку является имущественным правом, неразрывно не связанным с личностью кредитора. После уступки новый кредитор приобретает право на иск в полном объёме.

В деле № А40-218859/2024 немецкая компания передала российскому предпринимателю Ольге Тристан право требования компенсации с третьих лиц, нарушающих лицензированные товарные знаки. Именно Тристан обнаружила схожий товарный знак на маркетплейсе и предъявила иск к нарушителю - предпринимателю Егише Ерицяну. Первая инстанция иск удовлетворила.

Апелляция и кассация квалифицировали цессию как схему обхода ограничений указа № 322: по их мнению, российский цессионарий действовал в интересах иностранного правообладателя из недружественной страны, а значит, требование направлено на обход закона. ВС эту логику опровергает: суды не исследовали, подпадает ли немецкая компания под ограничения указа, и не установили умысел на обход.

Практическое значение: передача права требования по цессии российскому лицу - законный инструмент, который не может быть огульно квалифицирован как обходная схема. Требуется доказать конкретный умысел, а не факт иностранного происхождения правообладателя.

Риск для российских нарушителей товарных знаков резко возрос. Прежняя логика - «правообладатель немецкий, значит, иск не пройдёт» - больше не работает. Суды обязаны рассматривать дело по существу, устанавливать добросовестность правообладателя и законность цессии. Компания, использующая чужой товарный знак на маркетплейсе без лицензии, может получить компенсацию от 10 000 до 5 млн рублей по ст. 1515 ГК РФ - независимо от юрисдикции первоначального правообладателя.

Описанный механизм применяется к стандартным нарушениям. Если ваша компания использует товарный знак по лицензии или испытывает претензии, связанные с иностранным правообладателем, ситуация требует оценки документов и актуальной судебной практики региона. Ошибка в квалификации правоотношений или неучёт требований указа № 322 делает правовую позицию уязвимой.

Критерии добросовестности иностранного правообладателя по указу № 322

Указ № 322 освобождает от ограничений добросовестных иностранных правообладателей - тех, кто не нарушил обязательства перед российскими контрагентами и не предпринял действий по выходу с рынка, блокировке выплат или введению санкционных мер в отношении российских лиц (подп. «в» п. 17 указа). Критерии добросовестности не являются оценочными - они прямо перечислены в тексте нормативного акта.

Суды при рассмотрении дел с участием иностранного правообладателя из недружественной страны обязаны проверить три ключевых обстоятельства. Первое - продолжал ли правообладатель исполнение договоров с российскими партнёрами после февраля 2022 года. Второе - не ввёл ли правообладатель ограничений на лицензионные отчисления или платежи. Третье - не осуществлял ли правообладатель действия, признанные «недружественными» в соответствии с перечнями Правительства РФ.

В деле «Вайс Хеми + Техник» немецкая компания продолжала лицензионные отношения с российским партнёром «Стройсистема» - именно на основании действующего лицензионного договора и возникло право требования компенсации. Апелляция и кассация не исследовали, выполняла ли немецкая сторона свои договорные обязательства, и не запрашивала доказательства недобросовестного поведения. Это и стало основанием для отмены.

Для российских компаний, имеющих действующие лицензионные договоры с иностранными правообладателями: если лицензиар продолжал исполнять договор и не предпринимал «недружественных» действий - он сохраняет право на компенсацию. Прекращение исполнения ваших обязательств перед таким лицензиаром создаёт риск взыскания не только компенсации, но и неустойки по договору.

Что значит «действие в обход закона» применительно к интеллектуальным правам?

Действие в обход закона (ст. 10 ГК РФ) предполагает умышленное использование гражданских прав с целью причинить вред или достичь результата, прямо запрещённого законом. Применительно к требованиям иностранных правообладателей это означает: суд должен установить, что конкретное лицо намеренно использовало правовой инструмент - цессию, лицензию, корпоративную структуру - именно для обхода ограничений указа № 322, а не для реализации законных гражданских прав.

Ключевое разъяснение ВС РФ в деле № А40-218859/2024 состоит в следующем: нижестоящие суды обязаны различать законную реализацию гражданских прав (цессия права требования, защита интеллектуальной собственности через российского представителя) и злоупотребление этими правами с целью обхода санкционных ограничений. Бремя доказывания злоупотребления лежит на том, кто на него ссылается, - то есть на ответчике (нарушителе товарного знака), а не на истце.

Практический вывод для бизнеса: ссылка на «недружественность» иностранного правообладателя - это не самодостаточный довод защиты в арбитражном суде. Ответчик должен представить доказательства того, что правообладатель нарушил условия указа № 322, прекратил исполнение обязательств или предпринял иные «недружественные» действия. Без такой доказательной базы ссылка на указ будет отклонена после пересмотра дела в новом ключе.

Компании, выстраивавшие защитную стратегию исключительно на основании иностранной регистрации правообладателя, рискуют оказаться без правовой позиции. Пропуск срока на обжалование или непредставление доказательств делает повторное обращение с теми же доводами невозможным, а сумма компенсации по ст. 1515 ГК РФ в двойном размере стоимости товара может достигать нескольких миллионов рублей.

Практика по данной категории дел активно формируется. Если ваша компания уже получила иск от цессионария иностранного правообладателя или ранее защищалась ссылкой на указ № 322 и суд отказал - актуальна оценка перспектив обжалования с учётом позиции ВС.

Права иностранного правообладателя на маркетплейсах: как применяются нормы ГК РФ

Нарушение исключительного права на товарный знак на маркетплейсе квалифицируется по ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе потребовать компенсацию в размере от 10 000 до 5 млн рублей за каждый факт нарушения либо в двукратном размере стоимости товаров. Маркетплейс как информационный посредник несёт ответственность при наличии осведомлённости о нарушении (ст. 1253.1 ГК РФ). Размер ответственности продавца на маркетплейсе не зависит от того, является ли правообладатель российским или иностранным лицом.

Дело № А40-218859/2024 показательно именно потому, что нарушение было выявлено на маркетплейсе. Предприниматель Тристан обнаружила схожий товарный знак при мониторинге интернет-торговли - это стандартная практика защиты интеллектуальной собственности. Маркетплейсы обязаны реагировать на уведомления правообладателей в разумный срок; при игнорировании требований они становятся со-ответчиками.

По данным Суда по интеллектуальным правам, только за 2023 год в российских арбитражных судах рассмотрено более 15 000 дел о нарушении исключительных прав, из которых около 30% связаны с интернет-торговлей и маркетплейсами. После разъяснения ВС РФ количество исков от цессионариев иностранных правообладателей прогнозируемо возрастёт.

Для продавцов на маркетплейсах: использование обозначений, схожих с зарегистрированными товарными знаками иностранных компаний, перестаёт быть безопасной стратегией. Правообладатель вправе передать право требования российскому партнёру, который обратится с иском в российский суд без каких-либо ограничений, при условии добросовестности первоначального правообладателя.

Как маркетплейс передаёт права требования и кто несёт ответственность при нарушении?

Маркетплейс как оператор платформы несёт самостоятельную ответственность за нарушения, допущенные продавцами, только при наличии осведомлённости об этих нарушениях (ст. 1253.1 ГК РФ, п. 78 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019). Порядок получения этой осведомлённости стандартен: правообладатель направляет уведомление с указанием нарушающего товара, маркетплейс обязан удалить спорный контент или заблокировать продавца в разумный срок. Если платформа бездействует - она привлекается к солидарной ответственности.

В деле № А40-218859/2024 иск предъявлен непосредственно продавцу (предпринимателю Ерицяну), а не маркетплейсу. Это стандартная тактика: взыскать компенсацию непосредственно с нарушителя быстрее, а при наличии осведомлённости платформы - заявить требования к обоим ответчикам. После получения решения ВС РФ о пересмотре дела суду предстоит установить добросовестность немецкой компании - и только после этого продавец, разместивший схожий товарный знак, получит окончательное решение по существу.

Пленум ВС РФ № 10 в п. 156-159 разъяснил: при взыскании компенсации суд вправе снизить её размер ниже минимума, если нарушение совершено впервые, носит неумышленный характер и размер компенсации явно несоразмерен последствиям нарушения. Снижение компенсации - не право суда, а обязанность при наличии мотивированного ходатайства ответчика. Отсутствие такого ходатайства лишает нарушителя возможности добиться снижения на стадии апелляции.

Частые вопросы

1. Может ли иностранная компания из «недружественной» страны взыскать компенсацию за нарушение товарного знака в России?

Может, если компания добросовестно исполняла обязательства перед российскими партнёрами и не подпадает под ограничения подп. «в» п. 17 указа № 322. Позиция Экономколлегии ВС РФ (дело № А40-218859/2024) прямо указывает: ограничения указа применяются не ко всем иностранным правообладателям, а лишь к тем, кто нарушил установленные условия. Суды обязаны исследовать добросовестность конкретного правообладателя, а не применять ограничения автоматически по признаку «недружественной» регистрации.

2. Что такое цессия права на компенсацию и законна ли передача такого требования российскому лицу?

Цессия права на компенсацию - это уступка имущественного требования к нарушителю по ст. 388 ГК РФ. Такая передача законна: право требования компенсации за нарушение интеллектуальных прав является имущественным и не связано неразрывно с личностью правообладателя, что подтверждается практикой Суда по интеллектуальным правам. Новый кредитор (цессионарий) получает все права истца в полном объёме, включая право на обращение в российский арбитражный суд. Само по себе существование цессии не является злоупотреблением и не свидетельствует об обходе закона.

3. Как доказать добросовестность иностранного правообладателя в российском суде?

Добросовестность подтверждается документами о продолжении исполнения договоров с российскими партнёрами: платёжными документами, перепиской, актами. Дополнительно - доказательствами отсутствия «недружественных» действий: компания не прекращала лицензионные выплаты, не вводила ограничений, не присоединялась к санкционным пакетам в отношении конкретных российских лиц. Бремя доказывания недобросовестности лежит на ответчике по ст. 10 ГК РФ - истец не обязан опровергать обвинения заранее.

4. Какой размер компенсации за нарушение товарного знака суд вправе взыскать с продавца на маркетплейсе?

По ст. 1515 ГК РФ размер компенсации составляет от 10 000 до 5 000 000 рублей за один факт нарушения либо в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. Суд может снизить компенсацию ниже минимума при одновременном соблюдении трёх условий: нарушение совершено впервые, носит неумышленный характер и компенсация явно несоразмерна последствиям (позиция Пленума ВС РФ № 10). Снижение производится только по мотивированному заявлению ответчика - без такого заявления суд взыскивает компенсацию в заявленном истцом размере.

5. Несёт ли маркетплейс ответственность за размещение товаров с чужим товарным знаком?

Маркетплейс несёт ответственность как информационный посредник по ст. 1253.1 ГК РФ при наличии осведомлённости о нарушении. Осведомлённость возникает с момента получения уведомления от правообладателя с указанием нарушающего товара. Если платформа не приняла меры в разумный срок - она привлекается к ответственности солидарно с продавцом. Пленум ВС РФ № 10 (п. 78) разъяснил, что добросовестное и своевременное удаление контента освобождает маркетплейс от ответственности.

Позиция Экономколлегии ВС РФ по делу № А40-218859/2024 устраняет правовую неопределённость, накопившуюся в практике нижестоящих судов. Автоматический отказ в защите интеллектуальных прав только на основании «недружественности» правообладателя признан незаконным. Суды обязаны исследовать добросовестность конкретной компании и устанавливать умысел на обход закона.

«Ветров и партнёры» ведёт споры о защите интеллектуальной собственности с участием иностранного элемента начиная с 2009 года. Практика охватывает дела о нарушении товарных знаков на маркетплейсах, патентные споры и лицензионные конфликты. Правовые позиции формировались с учётом актуальных разъяснений ВС РФ и Суда по интеллектуальным правам.

11 июня 2025 года