Обзор практики по товарным знакам

Анализ обзора ВС РФ судебной практики по делам, связанным с оценкой добросовестности действий правообладатели товарных знаков.

Высшая судебная инстанция РФ регулярно публикует обзоры судебной практики по отдельным вопросам с примерами и разъяснениями. На этот раз ВС РФ обратил внимание на добросовестности и недобросовестность приобретения и использования товарных знаков правообладателями.

Наиболее интересным можно считать разъяснение по поводу запрета на реализацию продукции с товарным знаком, нанесенным на нее самим правообладателем, ввезенной с целью продажи без согласия правообладателя (параллельный импорт). Также заслуживают внимания другие приведенные позиции.

Что за обзор

Высшая судебная инстанция опубликовала Обзор. В него вошли 17 позиций по правовым вопросам, где ВС РФ оценивает действия правообладателей товарных знаков и дает разъяснения по поводу применения судами законов. Президиумом ВС РФ документ утвержден 15.11.2023г.

Обзор подготовлен для обобщения важных позиций и толкования правовых норм, в целях введения одинакового подхода к разрешению аналогичных споров. Поэтому на практике документ имеет большое значение. Фактически он выражает взгляд высшей судебной инстанции на порядок применения закона, что дает основания предполагать, как суды будут толковать нормы при рассмотрении дел. В том числе, при рассмотрении жалоб в вышестоящие инстанции.

Содержание обзора: преамбула

Основной текст предваряет преамбула, в которой ВС РФ напоминает об общих положениях закона:

· прежде всего Верховный суд указывает, что термин товарный знак в российском законодательстве синонимичен понятию знак обслуживания. И под ним понимают обозначение, индивидуализирующее товар. При этом для получения защиты от государства знак надо зарегистрировать в Роспатенте и получить свидетельство;

· правообладатель, зарегистрировавший товарный знак (получившему свидетельство в Роспатенте), вправе использовать его любыми законными способами. Это право исключительное, то есть, принадлежит только правообладателю, его охраняет закон. Свидетельство, полученное по итогу регистрации – это документ, гарантирующий правовую защиту исключительного права;

· товарный знак индивидуализирует определенные товары, выделяет их среди прочей продукции, при этом могут возникнуть четкие ассоциации с конкретным производителем;

· другие лица могут использовать товарные знаки, на которые выданы свидетельства, для обозначения аналогичных товаров только с разрешения правообладателя. Использование без согласия не допускается. В том числе, запрет распространяется на похожие обозначения и однородные товары. Похожими являются обозначения, которые потребитель может принять за защищенные товарным знаком, то есть, есть риск их смешения в восприятии человека;

· также ВС РФ указывает на возможность использования товарного знака другими лицами на основании лицензионного договора, и предупреждает, что непрерывное неиспользование обозначения в течение трех лет приводит к досрочному прекращению исключительного права и правовой охраны;

· кроме этого, к прекращению правовой охраны могут привести действия по приобретению прав на обозначение, его использованию и защите, если они признаны судом недобросовестными, то есть, при обнаружении злоупотребления правом. Под злоупотреблением правом закон понимает действия, которые обходят закон тем или иным способом, совершаются с целями, противоречащими основам права или имеют целью причинить вред другим участникам правоотношений. При этом формально они могут укладываться в рамки закона;

· если суд признает, что правообладатель действовал недобросовестно, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено, что приведет к его отмене и утрате;

· решение принимает суд на основании исследования доказательств и исходя из внутреннего убеждения. При этом суду необходимо учитывать все доказательства в комплексе, исходить из того, обеспечен ли баланс интересов сторон;

· недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков не допускается.

Закон исходит из того, что участники правоотношений должны действовать добросовестно, и запрещает извлекать какое-либо преимущество из обладания товарным знаком со злоупотреблением правом.

Содержание обзора: основные правовые позиции

Самые интересные и знаковые разъяснения Верховного суда.

В первом пункте ВС РФ резюмирует, что нельзя считать однозначным признаком злоупотребления правом неиспользование товарного знака правообладателем, который обращается в суд. Этот вывод сделан на основании рассмотрения спора, в котором правообладатель просил взыскать компенсацию за незаконное использование обозначения, защищенного товарным знаком, другой компанией. Ответчик при этом ссылался на злоупотребление правом, так как сам правообладатель знак не применяет. Суды не согласились в этим доводом, установив, что товары с обозначением истец временно не выпускает в силу производственных проблем.

Во втором пункте дана характеристика действиям так называемых «патентных троллей» или «бренд-сквоттеров». Это лица, которые регистрируют на себя много свидетельств с целью предъявлять потом иски за незаконное использование. В данном случае было зарегистрировано обозначение «Планета», которое широко применяется на практике. Суды правильно учли обстоятельства приобретения права на товарный знак и его использования. Истец регистрировал товарный знак не с целью применять обозначение в хозяйственной деятельности, которую не вел, а для того, чтобы предъявлять требования к добросовестным участникам гражданского оборота. Таким образом, он пытался получить судебную защиту, имитируя нарушение исключительного права.

В пункте третьем разъяснены правила преюдициальности других судебных решений. Например, указано, что злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу. Если установлено конкретное злоупотребление при регистрации определенного обозначения, это дает заинтересованным лицам право оспорить соответствующий товарный знак. Однако пока правовая охрана не прекращена, исключительное право действует в отношении третьих лиц без изъятий. Что касается тех лиц, по отношению к которым выявлено злоупотребление, правовая защита действует в таком случае с учетом установленного факта недобросовестности.

В то же время, в некоторых случаях выявленные в других делах факты, суду стоит учитывать. Например, если есть решение по иному делу и установлено, что права на обозначение приобретены без намерения использовать его по прямому назначению, а с целью предъявления исков к добросовестным участникам и взыскания с них компенсации. Речь опять про патентных троллей.

В четвертном пункте высшая инстанция подчеркнула, что суд должен вынести на обсуждение сторон обстоятельства, явно свидетельствующие о недобросовестном поведении правообладателя или заявителя требования об оспаривании товарного знака. Это относительно новый институт, закрепленный на практике.

Так, в одном рассмотренном деле суд удовлетворил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по иску предпринимателя. Основанием стало неиспользование обозначения в течение последних трех лет. При этом вопрос о недобросовестном поведении предпринимателя на обсуждение сторон суд не выносил. Из-за этого кассация отменила решение суда первой инстанции и отправила дело на новое рассмотрение.

Дело в том, что правообладатель предоставил доказательства направления предпринимателем в Роспатент многочисленных заявок на регистрацию товарных знаков в отношении товаров, выпускаемых правообладателем (ответчиком). При этом предприниматель не представил доказательства, что он выпускает такую продукцию, и намерен использовать обозначения в хозяйственной деятельности. То есть, вопреки судебной практике истец не доказал заинтересованность в отмене товарного знака. Так как усматриваются явные признаки недобросовестности истца, суд должен был вынести вопрос на обсуждение сторон, но не сделал этого.

На обсуждение сторон также надо выносить вопрос о недобросовестном поведении правообладателя, например, если им предоставлены недостоверные данные о местонахождении или генеральном директоре при регистрации обозначения. Невынесение этих вопросов на обсуждение сторон является основанием для отмены судебного акта.

Верховный суд о параллельном импорте

В п. 11 речь идет о защите товарного знака при параллельном импорте и оценке добросовестности всех сторон этого процесса, сделан акцент на необходимости установления баланса интересов сторон. Указано, что рассматривая просьбу о запрете на реализацию продукции, ввезенной при помощи параллельного импорта, суд должен оценить добросовестность действий заявителя.

В пример приводится спор иностранной компании, которая обратилась с иском к банку, требуя прекратить действия, нарушающие исключительное право на товарный знак. Компания попросила суд наложить запрет на реализацию продукции с товарным знаком, размещенным на ней самим правообладателем. Свое требование истец обосновал тем, что товар ввезен на территорию РФ без согласия истца, ответчик его хранит с целью продажи.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, но апелляция отменила этот акт и отказала в иске, ее поддержала кассация. ВС РФ признал правильность решения апелляции и кассации. Свое мнение он обосновал следующим: Конституционный суд РФ в постановлении №8-П от 13.02.2018г. указал, что «запрет на реализацию оригинальной продукции, признанной параллельным импортом, требует проверки добросовестности правообладателя и наличия у него разумного экономического интереса».

Суды должны обеспечить баланс интересов, в частности, удовлетворение требований не должно привести к чрезмерным финансовым санкциям. В данном случае установлено следующее:

· компенсация заявлена завышенная (компенсация – это дополнительное требование в иске). Она предъявлена к банку, который не является профессиональным участником рынка медицинского оборудования, и товар не ввозил (к банку перешло залоговое имущество);

· изначально эта продукция реализована самим правообладателем и ввезена на территорию РФ с его согласия;

· к компаниям, которые ввозили медоборудование, требования не предъявлены;

· иностранная компания ранее соглашалась на ввоз оборудования, в том числе, безвозмездно. Однако банку она отказала в таком согласии и отвергла предложение о выкупе;

· спорное медоборудование запрещено вывозить из РФ, поэтому банк не может его продать в страны, где реализация разрешена. Хранить товар тоже нельзя, он теряет полезные свойства. Поэтому требование о запрете продаж равносильно требованию об уничтожении, что чревато дополнительными расходами.

Так как иностранная компания не указала, какой экономический интерес лежит в основе ее требований, суд обоснованно нашел в ее требованиях признаки злоупотребления правом.

Содержание обзора: вкратце другие позиции

Какие комментарии еще дал Верховный суд относительно оценки действий правообладателей:

· при оценке добросовестности поведения правообладателя нужно учитывать положения лицензионных договоров, если на них ссылаются (п. 5). Истец требовал компенсацию за незаконное использование знака, ссылаясь на лицензионный договор. Однако ответчик обратил внимание, что истец товарный знак не использует, как и лицензиат, который является аффилированным лицом правообладателя, а сделка имеет явные признаки мнимой. При этом суд первой инстанции иск удовлетворил, но в вышестоящих инстанциях решение отменено;

· суд признал недобросовестными действия правообладателя, который не использовал свой товарный знак, но каждые три года регистрировал схожий, чтобы не позволить другим лицам прекратить действие исключительного права в связи с неиспользованием (п. 6);

·незаконно регистрировать товарный знак с сильными элементами обозначения другого правообладателя, такие действия судом признаны недобросовестными, так как вводят потребителей в заблуждение (п. 7). Сильный элемент – это такой признак, который широко известен, его узнают потребители и идентифицируют с определенным брендом;

· суды не могут удовлетворять требования о правовой охране, если они мотивированы только намерением причинить вред другому лицу и лишить его права на товарный знак (п. 8). В данном случае предприниматель оспорил товарный знак иностранной компании («TOP GEAR»), так как зарегистрировал аналогичное обозначение для сходной группы товаров раньше, и Роспатент это требование удовлетворил. Компания обратилась в суд с требованием отменить решение, суд встал на ее сторону. Установлено, что предприниматель не намеревался использовать товарный знак, который обладает широкой известностью и ассоциируется с определенной компанией. Суд пришел к выводу, что здесь налицо злоупотребление правом;

· при определении, являются ли действия правообладателя товарного знака недобросовестной конкуренцией, суду нужно принимать во внимание положения ст. 10-bis Парижской конвенции и п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции (п. 12). При этом оценивая действия по регистрации или использованию товарного знака в этом качестве необходимо доказать наличие недобросовестности на момент приобретения исключительного права (п. 13).

В п.14-17 Обзора приведены конкретные рекомендации судам по установлению фактов недобросовестной конкуренции.

Анализ обзора

У бизнеса все меньше шансов получить привлекательное наименование, большинство громких брендов уже занято. В такой ситуации хороший вариант – оспорить товарный знак из-за неиспользования или злоупотребления правом, если таковые обнаружатся.

Из приведенного обзора следует:

· правообладателю, чтобы доказать свою добросовестность, необходимо предоставить подтверждения, что он использует товарный знак, даже при передаче прав по лицензионному договору;

· судам при оценке добросовестности и недобросовестности рекомендовано учитывать экономические цели и баланс интересов, поддерживать добросовестных участников правоотношений;

· злоупотреблению правом в обзоре уделено большое внимание и даны важные разъяснения. При этом многие из них излишне конкретны и не обладают общими признаками. Например, решение по параллельному импорту не позволяет сделать общих выводов, но стоит отметить, что оно мотивировано экономическими и правовыми доводами, как и в случае с товарным знаком «TOP GEAR». Поэтому дела со ссылкой на злоупотребление правом остаются сложными на практике, корректно их оценить порой проблематично. Этот аргумент стали использовать слишком часто, причем суды нередко не мотивируют свои выводы должным образом;

· по сути все сводится к оценке конкретных фактов судами. При этом в обзоре требование о компенсации иногда рифмуется с недобросовестным поведением, хотя компенсация является правомерным требованием с целью законного обогащения вместо взыскания убытков.

Вообще сфера переживает рост на фоне ухода иностранных компаний, однако, остается обособленной. Многие вопросы решает судебная практика, причем ключевые ошибки со стороны судов не исключены. Поэтому важно знать актуальную практику при решении вопросов приобретения и использования товарных знаков. Чтобы защитить себя от исков и обоснованно подать свои, отстоять права на товарные знаки, обращайтесь за помощью к профессиональным юристам нашей фирмы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал .

Давид Гликштейн, менеджер. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны?

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Предлагаем своим клиентам наши юридические услуги по следующим направлениям:

а) защита и охрана интеллектуальной собственности (от регистрации товарного знака до споров по любым результатам интеллектуальной деятельности, в т.ч. сами товарные знаки, программы для эвм);

б) корпоративные вопросы и споры (от организации и проведения ГОСУ, ВОСУ до оспаривания сделок, взыскания убытков с директора, признания решений органов управления недействительными);

в) ведение судебных споров (споры в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах);

г) налоговые вопросы (от аудита бизнес-процессов на предмет налоговых рисков, сопровождения налоговых проверок до оспаривания результатов проверок, иных актов налоговых органов);

д) коммерческая практика (правовое сопровождение бизнеса по различным вопросам);

е) юридическая помощь по уголовным делам (как правило, связанным с предпринимательской деятельностью);

ж) защита активов компаний и собственников бизнеса.

Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалам в Разделе "Статьи".