Можно ли добавить класс МКТУ после регистрации товарного знака

Что говорит закон

Товарный знак регистрируется в отношении определённого перечня товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ (статья 1481 Гражданского кодекса). Этот перечень фиксируется при регистрации, и расширить его, добавив новые классы к действующей регистрации, закон не позволяет.

Перечень товаров и услуг может быть только сокращён — правообладатель вправе отказаться от части классов. Расширение охраны на новые классы требует новой заявки: подаётся отдельное заявление на регистрацию того же обозначения по дополнительным классам.

По новой заявке проводится самостоятельная экспертиза: проверка охраноспособности, поиск сходных знаков по заявленным классам. Если препятствий нет, обозначение регистрируется по новым классам. При этом важно, что за время после первой регистрации могли появиться сходные знаки в новых классах, что создаёт риск отказа.

Как расширить охрану

Порядок действий:

• Определить новые классы. Товары и услуги, для которых нужна охрана дополнительно.

• Проверить на сходство. Поиск сходных знаков в новых классах МКТУ.

• Подать новую заявку. Регистрация того же обозначения по нужным классам.

• Пройти экспертизу. Самостоятельная экспертиза по новой заявке.

Что смотрит Роспатент

По новой заявке Роспатент проводит полную экспертизу обозначения применительно к заявленным классам: проверяет охраноспособность и отсутствие сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками в этих классах. Наличие сходного знака в новом классе может повлечь отказ.

Поскольку это самостоятельная заявка, действует принцип приоритета: если после первой регистрации кто-то зарегистрировал сходный знак в нужном классе, расширить охрану может быть невозможно. Поэтому если планируется работа в новых классах, лучше заявлять их сразу или подавать новую заявку своевременно.

Актуальная практика по этому вопросу подбирается юристом под конкретную ситуацию. Универсальной позиции нет: возможность расширения зависит от наличия сходных знаков в новых классах.

Что важно понимать

• Добавить класс к действующей регистрации нельзя — только сократить.

• Для новых классов подаётся отдельная заявка на то же обозначение.

• По новой заявке проводится самостоятельная экспертиза с риском отказа.

Практический вывод

Расширить перечень классов у зарегистрированного товарного знака нельзя — нужно подавать новую заявку на то же обозначение по дополнительным классам. По ней проводится отдельная экспертиза, и есть риск отказа из-за появившихся сходных знаков. Поэтому если предвидится расширение бизнеса, лучше заявлять нужные классы сразу или подавать новую заявку своевременно, не откладывая.

Смежные вопросы

• Сколько стоит регистрация товарного знака

• Можно ли зарегистрировать похожий по звучанию знак

Разборы практики

• Материалы о классах МКТУ - разборы по КАД