Может ли юрлицо уступить товарный знак одноимённому аффилированному юрлицу

Что говорит закон

Исключительное право на товарный знак может быть передано по договору об отчуждении (статья 1488 Гражданского кодекса). Отчуждение регистрируется в Роспатенте, после чего правообладателем становится приобретатель. Аффилированность или одноимённость сторон сами по себе передаче не препятствуют.

Ограничение установлено пунктом 2 статьи 1488: отчуждение исключительного права на товарный знак не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Это ключевое условие действительности уступки.

При передаче знака между аффилированными или одноимёнными компаниями риск введения в заблуждение оценивается внимательно: важно, чтобы у потребителя не возникло ложного представления о происхождении товара. Роспатент проверяет отчуждение на этот риск при регистрации.

Как уступить знак

Порядок действий:

• Договор об отчуждении. Заключить договор о передаче исключительного права на знак.

• Проверить риск заблуждения. Убедиться, что уступка не введёт потребителей в заблуждение.

• Регистрация в Роспатенте. Зарегистрировать отчуждение исключительного права.

• Уплата пошлины. Патентная пошлина за регистрацию отчуждения.

Что смотрит Роспатент

Роспатент проверяет договор и оценивает, не создаёт ли отчуждение риск введения потребителей в заблуждение относительно товара или изготовителя. Особое внимание — случаям, когда знак содержит указание на конкретного производителя или когда стороны связаны, но при этом товары различаются.

При аффилированности и одноимённости сторон риск заблуждения обычно ниже, поскольку компании связаны, но он не исключается. Если Роспатент усмотрит вероятность введения потребителей в заблуждение, в регистрации отчуждения может быть отказано. Поэтому важно структурировать сделку так, чтобы этот риск отсутствовал.

Актуальная практика по этому вопросу подбирается юристом под конкретную ситуацию. Универсальной позиции нет: допустимость отчуждения зависит от риска введения потребителей в заблуждение.

Когда уступка невозможна

• Отчуждение может ввести потребителей в заблуждение о товаре или изготовителе.

• Знак содержит элементы, привязывающие его к конкретному производителю.

• Товары приобретателя существенно отличаются, создавая ложное представление.

Практический вывод

Уступить товарный знак аффилированному или одноимённому обществу можно по договору об отчуждении с регистрацией в Роспатенте. Аффилированность передаче не мешает, но ключевое ограничение — отчуждение не должно вводить потребителей в заблуждение о товаре или изготовителе. Поэтому сделку нужно структурировать с учётом этого риска, чтобы Роспатент зарегистрировал отчуждение.

Смежные вопросы

• Как зарегистрировать лицензионный договор

• Может ли ИП иметь товарный знак

Разборы практики

• Материалы об отчуждении товарных знаков - разборы по КАД