Dodo Pizza vs Delivery Club.
Контекстная реклама конкурентов: использование товарного знака.
В пятницу, 24 марта 2017, появилась информация, что достаточно популярная сеть пиццерий Dodo Pizza в лице Федора Овчинникова предъявила иска к Delivery Club по факту незаконного использования товарного знака.
Данная ситуация нам показалась интересной. Мы решили достаточно подробно высказаться на этот счет.
Зачастую при анализе арбитражных споров, будь то корпоративные или иные, так и хочется сделать вывод с использованием выражения «на войне все средства хороши». Порой эта фраза очень точно характеризует действия и выпады оппонентов по отношению друг другу.
Креативность, правовая эквилибристика, наглость и уверенность в своей позиции – неотъемлемый набор активно воюющих в рамках правового поля участников. Как правило, наиболее изощренные способы и методы воздействия оппонентов друг на друга используются для разрешения корпоративных конфликтов, связанных с незаконным перехватом корпоративного управления, переводом бизнеса и выводом активов компании. Правда споры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, товарные знаки, иногда ничем не уступают, особенно когда дело касается нарушений исключительного права на товарный знак в сети Интернет.
В последнее время все чаще владельцы узнаваемых брендов, зарегистрированных в качестве товарных знаков, сетуют на недетские шалости в сети Интернет со стороны конкурентов. Речь идет об использовании чужого товарного знака в поисковой (контекстной) рекламе в целях продвижения собственного сайта, товаров и услуг в сети Интернет. Такое явление даже получило неофициальное название – «бизнес - паразитизм».
На деле все выглядит очень просто - указываем в поисковом запросе в Яндексе фирменное наименование компании или словесный элемент ее товарного знака и получаем в поисковой выдаче рекламное объявление конкурента с адресацией на его сайт. Либо еще «лучше» – сайт конкурента отображается в поисковой выдаче на топовых позициях. Цель таких действий очевидна – привлечь внимание интернет-пользователя и потенциального потребителя к своему сайту, услугам и товарам за счет узнаваемого товарного знака конкурента.
С нечто подобным совсем недавно столкнулась сеть пиццерий «Додо пицца», которая 23 марта 2017 обратилась в суд с иском к бывшему контрагенту, агрегатору доставки Delivery Club (подразделение Mail.ru Group, http://kad.arbitr.ru/Card/eb97833e-6f4c-4473-a462-ce1a1f615b63 ). Суть претензий – использование агрегатором для собственного поискового продвижения ключевых слов «додо пицца» в контекстной рекламе. Однозначно для суда будет иметь значение использование ключевых слов применительно к однородным товарам и услагам. В отношении пиццерии и службы доставки на текущий момент это не является очевидным моментом, и вполне возможно, что суд не установит реального смешения компаний, их товаров и услуг. Но даже если и так, дополнительный пиар пиццерии «Додо пицца» и агрегатору доставки Delivery Club точно обеспечен. Не исключено, что цель подачи иска была именно в этом.
Способы борьбы с бизнес-паразитированием владельцы брендов выбирают разные. Одни пытается решить вопрос при помощи SEO-технологий, другие – через досудебные и судебные обращения к конкуренту, чьи услуги незаконно рекламируются и (или) к администратору домена, на который ведет адресация из рекламного объявления, и (или) к поисковой системе – как лицу, создающему возможность для паразитирования, распространения незаконной рекламы. Безусловно, наибольший эффект можно достичь, если использовать все указанные способы комплексно в единой связи. При чем, содержание и результаты каждого предыдущего этапа будут иметь значение для каждого последующего.
Остановимся подробнее на судебном способе защиты прав владельца товарного знака при незаконном использовании его бренда в чужой контекстной рекламе, мета-тегах сайта-конкурента.
Судебные споры с таким предметом стали появляться еще в 2008 году. Как правило, такие дела рассматривались в пользу бизнес-паразитов. Это было вызвано совокупностью факторов:
а) желанием судей руководствоваться лишь формальными критериями «незаконного использования исключительного права на товарный знак» (ст. 4 Закона о товарных знаках и знаках обслуживания, ст. 1484 ГК РФ), результатом чего являлся вывод об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак. Основание – нарушение не связано с использованием товарного знака для продвижения однородных товаров и услуг. Реальное смешение товаров и услуг истца и ответчика исключено;
б) нежеланием судей разбираться в специфике поисковой оптимизации, ранжировании сайтов в поисковой выдаче, технических параметрах (в том числе ключевые слова) рекламных объявлений в сети Интернет.
Анализ судебной практики по таким спорам за период с 2008 по 2016 гг. позволяет выделить следующие основания для отказа правообладател
- владельцы поисковых систем самостоятельно определяют алгоритм поиска и ранжирование сайтов, которые относятся к конфиденциальной информации. Ответчик не влияет своими действиями на положение сайта в поисковой выдаче, а значит, отсутствует вина и нарушение прав на товарный знак (Решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.07.2009 по делу № А56-1580/2008);
- правообладатель товарного знака не доказал использование ответчиком ключевых слов в отношении однородных товаров (Решение АС г. Москвы от 17.11.2011 по делу № А40-36511/11);
- отсутствует связь между ключевыми словами и рекламной ссылкой. Ключевое слово – технический параметр доступный рекламодателю. Ключевые слова не отображаются в поисковой выдаче, рекламном объявлении, скрыты от глаз пользователя (Решение АС Волгоградской области от 10.04.2012 по делу № А12-1125/2012);
- ключевые слова сами по себе не могут индивидуализировать товары, услуги или компанию (из фабулы дела - после активации вместо сайта www.bizovo.ru открывается сайт www.drom.ru, Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 03.06.2014 по делу № А51-11605/2013);
- использование сходного с товарным знаком обозначения в качестве ключевого слова не является в контексте ст. 1484 ГК РФ использованием, поскольку является техническим параметром, который не индивидуализирует конкретный товар или услугу, рекламодателя, не создает риск смешения товаров (Решение АС г. Москвы от 27 мая 2016 по делу № А40-184746/15).
Из представленной судебной практики видно, что наиболее часто встречаемым основанием для отказа в иске правообладателю является указание на отсутствие доказательств незаконного использования товарного знака применительно к товарам и услугам, в отношении которых он зарегистрирован.
Само по себе использование словесного элемента чужого товарного знака в качестве ключевого слова не является достаточным основанием для признания требований правообладателя обоснованными.
Как правило, судей, рассматривающих дело с описанным предметом в первой инстанции, смущает техническое характер ключевого слова, его невидимость для глаз интернет-пользователя/потенциального потребителя, активная роль поисковой системы в качестве рекламораспространителя, который самостоятельно, по собственному усмотрению определяет алгоритм показа/выдачи контекстной рекламы.
Несмотря на весьма консервативное судейское усмотрение при разрешении таких дел, есть и судебная практика в пользу правообладателя.
Так, например, при рассмотрении дела о защите прав на товарный знак с элементом «MoneyMan» апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, признав использование словесного элемента товарного знака в контекстном рекламном объявлении в качестве самостоятельного нарушения при адресации к сайту (Постановление 9 ААС от 18.08.2016 по делу № А40-184746/15). Суд по интеллектуальным правам РФ и Верховный суд РФ с таким подходом согласились (Постановление СИП от 27.10.2016 и Определение ВС РФ от 27.02.2017 по делу № А40-184746/15). Вышестоящие судебные инстанции не разделили позицию об отсутствии реальной возможности смешения товаров по причине того, что правила рекламных объявлений, строящихся на использовании ключевых слов, не позволяют выделить конкретное объявление из существующего массива (Решение АС г. Москвы от 27 мая 2016 по делу № А40-184746/15).
Приведенный пример демонстрирует противоречивость судебной практики, излишний формализм при рассмотрении таких дел судами первой инстанции, неплохие шансы на оспаривание отрицательного решения в вышестоящих инстанциях при активной позиции правообладателя и доступном донесении до суда специфики спора.
Именно поэтому оценивать перспективы по делу, понимая, что в отсутствие доказательств сторон это непросто сделать, можно констатировать следующее:
а) при достаточно большом объеме отрицательной практике для истца выиграть ему будет крайне проблематично;
б) истцу придется проявить не только активность, но и изобретательность, которая бы позволила обойти основные аргументы процессуальных оппонентов в аналогичных делах;
в) возможно, что имеющиеся доказательства, например, договор между истцом и ответчиком, переписка между ними, позволяет или усилить, или ослабит положения истца, либо ответчика.
Тем не менее, сам по себе спор представляет профессиональный интерес для нас и мы будем следить за его развитием.
Также в целях ведения эффективной борьбы с бизнес-паразитами, незаконным использованием товарного знака в контекстной рекламе мы сформулировали следующие рекомендации для владельцев брендов:
а) Выявив нарушение, незамедлительно зафиксируйте его у нотариуса. При чем стоит осматривать страницы поисковой выдачи не только при вводе обозначения тождественного словесному элементу товарного знака, но и сходного, производного от него.
б) Не ленитесь на досудебном этапе, обращайтесь с требованием ко всем задействованным лицам - к конкуренту, чьи услуги незаконно рекламируются, к администратору домена, на который ведет адресация из рекламного объявления, к поисковой системе – как рекламораспространителю и лицу, создающему возможность для паразитирования, распространения незаконной рекламы (информационный посредник). С учетом противоречивости судебной практики, категоричности выводов судей, взыскания за такое нарушение компенсации, есть шанс урегулировать спор без обращения в суд и (или) в антимонопольный орган.
в) Используйте обращение в антимонопольный орган в качестве вспомогательного инструмента воздействия на оппонентов, разрешения спора в суде. Использование конкурентом чужого товарного знака в контекстной рекламе является актом недобросовестной конкуренции, в результате которого один субъект предпринимательства получает необоснованные преимущества за счет своего влияния на выбор потребителя/интернет-пользователя (ст. 5(1)(а) Директивы 89/104/EEC, Interflora Inc & Anor v Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013)).
г) Обращаясь в суд, будьте внимательны при идентификации лиц в качестве ответчиков, выборе способов защиты своих прав (о запрете использования, о взыскании компенсации, о признании).
д) Будьте активны в донесении до суда, антимонопольного органа специфики спора и нарушения. Все же далеко не все судьи с легкостью воспринимают набор специальных терминов – «поисковая оптимизация и продвижение», «поисковый запрос», «результаты поисковой выдачи», «контекстная реклама», «ключевое слова и фраза», др. Не лишним будет привлечение технического специалиста для дачи пояснений суду и участникам или представление мнения специалиста в форме письменного отчета.
е) Будьте адекватны при определении суммы компенсации за незаконное использование товарного знака. Стоит принять во внимание период размещения рекламного объявления, частоту его показов и переходов по нему интернет-пользователей, контекст рекламного объявления, финансовые показатели конкурента в спорный период.
В заключение хочется пожелать владельцам брендов, пострадавшим от бизнес-паразитов, мыслить и действовать конструктивно, занимать активную позицию на всех этапах своего противостояния недобросовестным конкурентам.
Только благодаря сильной и принципиальной позиции можно качественно изменить судебную практику, превратив суд в рабочий и эффективный инструмент разрешения споров о незаконном использовании товарного знака в контекстной рекламе.
В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данной или ином нашем материале ,рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.
Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com
Елизавета Разина, старший юрист. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.
Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалами в Разделе "Статьи".
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Будем рады увидеть вас среди наших клиентов!
Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com
Юридическая фирма "Ветров и партнеры"
больше чем просто юридические услуги
Дёмин уверен, что банкротство как способ уйти от долгов воспринимают очень немногие: «Процедура обязует проанализировать поведение банкрота за 3 года до подачи заявления: его доходы, расходы, сделки, справки, увольнения, повышения. Причем, это делает не только арбитражный управляющий, но и кредиторы. Юристы банков поднимают все документы, которые подавал банкрот при получении кредитов, ищут малейшую лазейку, чтобы сохранить долг. Подготовиться к такой процедуре обычный гражданин, не обладающий хорошими юридическими навыками, вряд ли сможет. На нашей практике количество людей с явно подозрительными и мошенническими намерениями крайне мало — в нашей практике менее 2%».
По словам Виталия Ветрова, управляющего партнера юридической фирмы "Ветров и партнеры" сейчас формируется судебная практика, когда банкрота не освобождают от выплаты долга. «Не стоит считать, что банкротство это универсальная и волшебная таблетка, которая избавляет от всего и всех. Есть случаи, когда суд признавал заемщиков, злоупотребляющими своими правами и отказывал в тех или иных процедурах. Но речь пока о единичных случаях. Думаю, что не больше 10», — рассказал РБК Новосибирск Ветров.
Один из таких случаев. В марте 2016 год суд признал жителя Новосибирской области Валерия Овсянникова банкротом, но от выплаты долгов не освободил. Общий долг Овсянникова перед четырьмя банками превысил 630 тысяч рублей. Каждый месяц мужчина должен был выплачивать 23 тысячи рублей. Работая грузчиком, получал на руки всего 17 тысяч рублей.
Судья посчитал, что заключая кредитные договоры, мужчина заранее знал, что не сможет выполнять свои обязательства перед кредиторами. Более того, заявляя о банкротстве, он надеялся именно на списание долга и его невозврат.
Дёмин приводит в качестве примера еще ряд подобных дел, которые рассматривались в Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской области, Чувашской республике. «Суд принимает решение о несписании долгов, если выявлены случаи недобросовестного поведения должника, фиктивное или преднамеренное банкротство. Обычно это: банкротство по долгам, которые нельзя списать по закону (моральный и материальный вред, алименты), сокрытие сделок по имуществу, непредоставление полных данных о доходах, неоплата финансовых обязательств при появлении возможности, а направление средств на улучшение своих материальных условий (продано имущество и с продажи не погашен долг, а куплено другое имущество). Финансовой недобросовестностью признают, что фактический доход превышает платежи по кредитам, но кредиты не оплачиваются, либо фактический доход не позволяет оплачивать кредиты и банкрот берет на себя заведомо невыполнимые обязательства
Законодательные новеллы-2017
Сейчас в Госдуме рассматривается ряд законодательных инициатив, касающихся процедуры банкротства. В частности депутаты рассмотрели законопроект Правительства России о снижении с 1 января этого года госпошлины за заявление о банкротстве физлица с шести тысяч рублей до трехсот рублей.
Демин считает, что введение упрощенных процедур банкротства может создать больший риск мошеннических схем.
«Как следствие, суды будут меньше списывать долги, что скажется негативно на обычных гражданах, — уверен Демин. — Еще одна инициатива защищает права кредиторов, а не банкротов. Это продажа единственного жилья должника. Обычных граждан этот закон может выгнать на улицу, а вот мошенники смогут выйти «сухими из воды» - они и так чаще всего не оформляют на себя никакое имущество. Из последних послаблений для банкротов: снижение размера госпошлины с 6000 рублей до 300. Но перед этим подняли оплату арбитражному управляющему с 10 тысяч до 25 тысяч. На наш взгляд, эффективней было бы снизить затраты на обязательные публикации (около 10 тысяч рублей в одной процедуре за публикацию сведений о банкроте в Коммерсанте)».
По мнению Виталия Ветрова, изменения в законе о банкротстве физических лиц не скажутся на количестве заявлений о банкротстве.
«Все, кто хотел и так пошли в суд. Основные проблемы это не расходы. А возможность оспорить сделки в рамках дела о банкротстве, наличие или отсутствие признаков злоупотребления правом со стороны должника».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/nsk/freenews/5897e6759a794710cdb8f80c
